Veíamos en la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) –10/03/2022 (C-183/2021), – Maxxus Group GmbH & Co. KG Vs. Globus Holding GmbH & Co. KG (marca MAXUS) -, cómo el Tribunal aclaraba, respondiendo a una cuestión prejudicial planteada por un tribunal alemán en el seno de un procedimiento judicial de caducidad por falta de uso de una marca registrada en Alemania, si el demandante en un proceso de caducidad de marca puede presentar la demanda simplemente invocando y dando por hecho que una marca lleva en desuso durante 5 años, o si necesita aportar al menos un principio de prueba que justifique tal pretensión de declaración de caducidad.
Cabe destacar que en el sistema alemán la jurisprudencia diferencia entre la carga de la exposición de hechos, que motiva las aspiraciones del impulsor del proceso y que corresponde al demandante; y la carga de prueba, que incumbe al demandado y titular de la marca en conflicto y que supone su acción de defensa. Por tanto, en el sistema procesal germano corresponde a la parte solicitante exponer, de modo fundamentado, los elementos que demuestren la falta de uso de la marca conflictiva. Así, el tribunal alemán cuestiona al TJUE si la exposición de hechos presentada por el demandante debe contener un principio de prueba del desuso de la marca cuestionada, o no. Es decir, si el Derecho nacional puede seguir haciendo recaer sobre la parte solicitante la carga de la exposición de los hechos, o esta exigencia es contraria al derecho comunitario.
Concretamente, cuestiona:
«¿Debe interpretarse el Derecho de la Unión, en particular, la Directiva [2008/95], y concretamente su artículo 12, o la Directiva [2015/2436], y concretamente sus artículos 16, 17 y 19, en el sentido de que el efecto útil de estas normas prohíbe una interpretación del Derecho procesal nacional que,
a) en un procedimiento civil dirigido a la cancelación de una marca nacional registrada debido a su caducidad por falta de uso, impone al demandante una carga de la exposición de los hechos, distinta de la carga de la prueba, y
b) en el marco de dicha carga de la exposición de los hechos, exige al demandante
– formular en ese procedimiento alegaciones fundadas y detalladas, en la medida en que le sea posible, sobre la falta de uso por parte del demandado de la marca controvertida y
– realizar, a tal efecto, su propia investigación del mercado, que deberá ser adecuada en función de la pretensión de cancelación y de la naturaleza específica de esa marca?»
Y el TJUE, en su sentencia dispone que (considerando 37) si bien “Es cierto que el hecho de que la parte demandante, en un procedimiento determinado, no deba soportar la carga de la prueba no dispensa necesariamente a esta parte de la obligación de aportar, en su demanda, una exposición completa de los hechos en los que basa sus pretensiones”, no obstante, según razona el tribunal (considerando 39) “la norma procesal nacional contemplada por el órgano jurisdiccional remitente va más allá de la mera obligación de la parte solicitante de exponer los hechos en los que se basa su solicitud”, de manera que “obliga a la parte solicitante a afirmar y, en caso de oposición, a probar que, antes de presentar su solicitud, ha realizado investigaciones del mercado y que no ha podido demostrar que la marca en cuestión ha sido objeto de un uso efectivo”. Por tanto, concluye el tribunal (considerando 46) que efectivamente el artículo 19 de la Directiva 2015/2436 “debe interpretarse en el sentido de que se opone a una norma procesal de un Estado miembro que, en un procedimiento de solicitud de caducidad por falta de uso de una marca, obliga a la parte solicitante a realizar una investigación” previa que justifique su solicitud de caducidad por falta de uso de la marca conflictiva.
Por tanto, si bien según el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) –10/03/2022 (C-183/2021), la aportación de este principio de prueba junto con la solicitud de caducidad de la marca no puede ser una exigencia legal, vemos que la propia sentencia admite esta posibilidad, ya que exige al solicitante una “exposición completa de los hechos en los que basa sus pretensiones”. Por consiguiente, nada impide que la solicitud de caducidad de la marca por falta de uso vaya acompañada de cuanta documentación se considere necesaria para sustentar la pretensión.
Desde el pasado 14 de enero de 2023, la competencia para la declaración de caducidad y de nulidad de una marca nacional corresponde a la OEPM (tal y como ya sucedía con la EUIPO para las marcas comunitarias). Con ello se pretende agilizar y simplificar este procedimiento, de manera que no sea necesaria la asistencia de abogado ni procurador, los costes se reduzcan considerablemente y los tempos de resolución también. A partir de ahora, este tipo de conflicto marcario ya no se resolverá mediante un procedimiento judicial, sino que se hará en el seno de un organismo no jurisdiccional a través de un procedimiento administrativo (sin perjuicio de recurso correspondiente contra la resolución de la OEPM que agote la vía administrativa, y que se presentará ante las secciones especializadas de las audiencias provinciales designadas al efecto –art 447 bis LEC-).
Respecto de la documentación a aportar con la solicitud de caducidad por falta de uso, dice la propia OEPM en su Manual Informativo sobre Nulidad y Caducidad Administrativa que (punto 1.3) “El solicitante deberá presentar los hechos, las pruebas y las alegaciones en las que apoye su solicitud, pudiendo aportarlas hasta el cierre de la fase contradictoria del procedimiento”. No obstante, el organismo no especifica en qué consisten concretamente las “pruebas” que deberá presentar, quedando abierta la posibilidad de incluir un informe o investigación que demuestre o, al menos, permita sospechar ese desuso.
Desde NEXXUS Investigación e Inteligencia recomendamos que antes de iniciar cualquier procedimiento de caducidad de marca se indague acerca de la situación real de esa marca, y de si su uso cumple con las exigencias legales y jurisprudenciales que lo permitan catalogar de uso efectivo. Con ello el aspirante a titular de una marca conocerá la verdadera situación de la marca, con lo que podrá decidir mejor qué estrategia seguir.
Además, si del informe de investigación se desprende un desuso de la marca conflictiva, en caso de decidir instar un procedimiento de caducidad, y encontrarse con la oposición del titular de la marca en desuso, si éste presentara pruebas de su uso creadas ad hoc para salvaguardar el registro, el informe sería una prueba fundamental para desacreditar las alegaciones efectuadas por la parte contraria.
